Evocación Protegida

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M. Velasco, 2025. La Protección de las Denominaciones de Origen frente a Marcas Polisémicas: Un Análisis de la Sentencia STS 2613/2025 del Tribunal Supremo Español - The Protection of Designations of Origin Against Polysemous Trademarks: An Analysis of the Spanish Supreme Court's Judgment STS 2613/2025

Resumen.- La protección de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) constituye un contrafuerte básico en el derecho de propiedad industrial, garantizando el vínculo entre la calidad de un producto y su origen geográfico. La sentencia del Tribunal Supremo español (STS 2613/2025) aborda la compleja relación entre la polisemia de un término y la prohibición de registro de marcas que puedan evocar una DOP. El fallo establece doctrina al considerar que la evaluación del riesgo de evocación no puede limitarse al consumidor nacional, sino que debe extenderse al consumidor medio europeo, quien no está obligado a conocer todos los significados alternativos de un vocablo ni la falta de relación entre ellos y la denominación de origen protegida. Este análisis subraya la naturaleza reforzada de la protección de las DOP y sus implicaciones en el registro de marcas que utilizan términos idénticos o similares.

Palabras clave: Denominación de Origen, Marca, Evocación, Polisemia, Consumidor medio

Summary. - The protection of Protected Designations of Origin (PDO) and Protected Geographical Indications (PGI) constitutes a fundamental pillar of industrial property law, guaranteeing the link between the quality of a product and its geographical origin. This judgment of the Spanish Supreme Court (STS 2613/2025) addresses the complex relationship between the polysemy of a term and the prohibition of registration of trademarks that may evoke a PDO. The ruling establishes a crucial doctrine by considering that the assessment of the risk of evocation cannot be limited to the national consumer, but must extend to the average European consumer, who is not required to know all the alternative meanings of a word or the lack of relationship between them and the protected designation of origin. This analysis highlights the enhanced nature of PDO protection and its implications for the registration of trademarks that use identical or similar terms.

Keywords: Designation of Origin, Brand, Evocation, Polysemy, Average Consumer

.I. Introducción

Las Denominaciones de Origen (DDO) son figuras de propiedad industrial que identifican productos originarios de un lugar determinado, cuyas cualidades y características se deben exclusiva o fundamentalmente al medio geográfico, incluyendo factores naturales y humanos. Su protección busca asegurar una remuneración justa a los productores, garantizar la protección de los nombres de los productos como derechos de propiedad intelectual, y proporcionar a los consumidores información clara y transparente. Sin embargo, esta protección a menudo entra en conflicto con la aspiración de registro de nuevas marcas, especialmente cuando estas incorporan términos que, si bien pueden tener múltiples acepciones (polisemia)[1], coinciden con el nombre de una denominación de origen protegida. La Sentencia núm. 730/2025 del Tribunal Supremo de España (TS), de 9 de junio de 2025 (Roj: STS 2613/2025), emerge como un hito jurisprudencial en esta materia, al abordar el caso del "Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro" frente al intento de registro de la marca nacional "TORO BRAVO" para vinos. El presente artículo analiza la motivación y el alcance de esta decisión, prestando especial atención a los conceptos de polisemia y evocación, y el estándar de percepción del consumidor.

.II. Marco Normativo y Antecedentes del Caso

El marco normativo que rige la protección de las DDO y las marcas en España y la Unión Europea es complejo y se ha visto reforzado a lo largo del tiempo. Las prohibiciones absolutas de registro de marcas se recogen en el artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas[2]. De particular relevancia para este caso son los apartados:

• Art. 5.1.g): Prohíbe signos que puedan inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto.

• Art. 5.1.h): Excluye signos de registro en virtud de legislación nacional o de la Unión o acuerdos internacionales que confieran protección a DDO e indicaciones geográficas. Esta disposición fue modificada por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, reforzando la remisión al Derecho de la Unión Europea como fuente de protección de las DDO. Asimismo, el artículo 9.3 de la Ley de Marcas, también modificado por el Real Decreto-ley 23/2018, deniega el registro de la marca si una solicitud de DO/IG ha sido presentada previamente y confiere a la persona autorizada el derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de DDO e IGP de ámbito territorial supraautonómico[3], en su artículo 13, establece una protección amplia contra cualquier uso indebido, imitación o evocación de los nombres protegidos, incluso si se indica el origen verdadero o si el nombre se traduce o acompaña de expresiones como "tipo" o "estilo". El apartado 5 del artículo 13 de la Ley 6/2015 prohíbe explícitamente el registro de signos que reproduzcan, imiten o evoquen una DOP o IGP si se aplican a productos similares o que puedan aprovecharse de la reputación de aquellas.

En el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento (UE) Nº 1308/2013[4], aplicable al vino, y el Reglamento (UE) n° 1151/2012 (derogado por Reglamento (UE) 2024/1143, pero relevante para la cuestión estudiada)[5], establecen una protección robusta para las DDO. El artículo 103.2 del Reglamento 1308/2013 protege contra "toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos 'estilo', 'tipo', 'método', 'producido como', 'imitación', 'sabor', 'parecido' u otros análogos". Basta la "evocación" para que exista prohibición absoluta de registro.

El caso concreto se originó cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) concedió el registro de la marca nacional número 4003180, "TORO BRAVO" más una representación gráfica de un toro en movimiento, para vinos de la clase 33. El "Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro" interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sentencia nº 44/2022). La sentencia de instancia argumentó que la marca "TORO BRAVO", apreciada en su conjunto, no evocaba una expresión geográfica, sino al toro de lidia, dado su carácter polisémico. Además, consideró que la D.O. Toro está vinculada a la ciudad de Toro, conocida por sus vinos, monumentos e historia, no por ganaderías de toros de lidia, y que la marca "TORO BRAVO" no se asocia con la ciudad ni su denominación de origen.

.III. La Cuestión de Interés Casacional y la Decisión del Tribunal Supremo

El TS admitió el recurso de casación planteado por el Consejo Regulador, fijando como cuestión de interés casacional objetivo determinar si resulta indiferente o no, para la aplicación de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley de Marcas, el carácter polisémico de una denominación de origen protegida; en concreto, si el hecho de que el nombre "toro" en la "D.O. Toro" pueda referirse a una indicación geográfica protegida, excluye o no que deban tomarse en consideración significados alternativos al decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice la palabra "toro".

El TS, en su análisis, se centró en la protección especial o reforzada que el Derecho nacional y de la Unión Europea otorgan a las DDO. Esta protección va más allá de los derechos del consumidor, buscando salvaguardar la reputación de la denominación, el interés de los productores y la competencia leal, además de proteger valores inmateriales de la cultura europea.

1. El Concepto de Evocación y su Relevancia: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS subraya que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la evocación se produce cuando la visión del nombre del producto trae directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto amparado por la denominación registrada. Es importante destacar que la evocación existe aunque no haya confusión o error en el consumidor. La mera asociación de ideas, sin necesidad de que el consumidor se confunda, es suficiente para que opere la prohibición. Esto implica que la protección de las DOs es preventiva y robusta, y no requiere una demostración de engaño efectivo.

2. El Estándar del Consumidor Medio y la Dimensión Ultranacional: Uno de los puntos clave donde el TS corrige la sentencia de instancia es en la determinación del "consumidor medio" de referencia. Mientras que la sentencia del TSJ de Madrid se centró explícitamente en las percepciones del consumidor español, el TS dictamina que el ámbito territorial para el que se pretende la protección de la marca aspirante es indiferente a estos efectos, pues la protección que otorga la denominación de origen tiene una proyección ultranacional. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido con rotundidad que el término de referencia para apreciar el riesgo de evocación (o la reacción presumible del consumidor) debe ser el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, incluyendo al consumidor no español.

El TS argumenta que el error de la sentencia de instancia al limitarse al consumidor español es "no pequeño", ya que es especialmente relevante para valorar la trascendencia de la polisemia. Un consumidor no español no tiene por qué conocer que la denominación de origen "Toro" (referente a una localidad) no tiene relación alguna con el animal, y que esta localidad es famosa por otras causas históricas o culturales.

3. La Incidencia de la Polisemia del Término "Toro": El TS concluye que, si bien el carácter polisémico de un término puede ser relevante en algunos casos (es decir, si el consumidor pudiera comprender tal polisemia y la primera imagen evocada no fuera la del nombre protegido), en el caso de la marca "TORO BRAVO", el riesgo de evocación existe. Esto se debe a que:

• El vocablo principal de la marca aspirante, "Toro", es idéntico al protegido por la denominación de origen.

• El producto para el que se pretende el registro es de la misma clase que el protegido (vinos).

• El consumidor medio no español no tiene por qué conocer todos los términos de la polisemia. Aunque pueda entender que la palabra "toro" designa a un animal (dado su simbolismo cultural español y la compañía del adjetivo "bravo" y una imagen), no se le puede exigir que comprenda que la D.O. "Toro" no tiene relación con el animal, sino con una localidad geográfica.

Por tanto, no puede excluirse el riesgo de evocación, ya que el público no español, al enfrentarse a una marca que contiene el mismo vocablo como elemento denominativo principal para un producto igual o similar, asociará directamente el producto de esta marca con la indicación geográfica de procedencia amparada por la denominación de origen.

.IV. Doctrina Jurisprudencial Establecida

Como resultado de su razonamiento, el TS fija la siguiente doctrina jurisprudencial:

• El carácter polisémico de un término integrante de una marca aspirante debe valorarse, para la aplicación de las prohibiciones absolutas establecidas para la protección una denominación de origen protegida, en atención a la percepción del consumidor medio destinatario de tales productos, no solo del español.

• Para apreciar el riesgo de evocación, ha de valorarse si es presumible que la visión del nombre del producto traiga directamente a la mente del consumidor medio (incluido el consumidor no español) el producto amparado por la denominación registrada, teniendo en cuenta que hay evocación aunque no haya confusión o error en el consumidor.

• En el caso específico, el hecho de que el nombre "toro" en la "D.O. Toro" pueda referirse a una indicación geográfica protegida, excluye que deban tomarse en consideración significados alternativos a la hora de decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice la palabra "toro", cuando esté destinada a la comercialización de los mismos productos o similares, y "toro" sea el vocablo principal de la marca aspirante. Esto se debe al riesgo de evocación para un consumidor medio (incluido el no español), que no tiene por qué comprender todos los significados alternativos ni la falta de relación entre ellos.

.V. Conclusión

La Sentencia STS 2613/2025 del TS representa un avance significativo en la protección de las DDO en el contexto europeo. Al anular la resolución de instancia y estimar el recurso del Consejo Regulador de la D.O. Toro, el TS refuerza la prevalencia de la protección de las DOP frente a los intentos de registro de marcas que, aunque contengan términos polisémicos, puedan generar evocación.

La clave de esta decisión reside en la ampliación del estándar del consumidor medio al ámbito europeo, reconociendo la naturaleza transnacional de la protección de las DDO. La polisemia de un término, como "Toro", deja de ser un argumento válido para permitir el registro de una marca si, para un consumidor medio no español, el vocablo principal y el producto al que se aplica evocan directamente una DOP, aprovechándose de su reputación, incluso sin que exista confusión o error.

Esta jurisprudencia establece un precedente importante para el derecho de marcas y de la propiedad industrial en España y la Unión Europea, consolidando la posición de prioridad y la función superior de las DDO en la conservación del patrimonio cultural y económico europeo. El fallo asegura que la reputación y el valor de las DOP no puedan ser diluidos por marcas que, bajo el amparo de la polisemia, generen una asociación indebida con productos protegidos, garantizando la lealtad en el mercado y la confianza del consumidor en el origen y las características de los productos.

.VI. Fuentes

Jurisprudencia reseñada y comentada. 

Ordenamiento jurídico referenciado.

VII. Recursos Generativos utilizados en la redacción de este artículo

Teniendo en cuenta que se ha seguido la estructura de un artículo científico, formato conocido por la IAG, para la elaboración de este contenido se ha utilizado IAG en la fase de búsqueda de información, así como en la mejora de la redacción y adaptación de ésta a un lenguaje coloquial. Asimismo, antes de editarlo se ha pasado el filtro de plagio (11% de coincidencias) y de lenguaje IAG (16% de coincidencias), considerando ambos ratios razonables y asumibles.

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[1] La polisemia es un fenómeno lingüístico que ocurre cuando una misma palabra o expresión tiene múltiples significados o acepciones diferentes. Estos significados, aunque distintos, suelen compartir un origen etimológico común o una relación conceptual. Por ejemplo, la palabra "banco" es polisémica porque puede referirse a una institución financiera, un asiento largo para varias personas o un conjunto de peces. La interpretación correcta de una palabra polisémica siempre dependerá del contexto en el que se utilice. En los diccionarios, las palabras polisémicas suelen aparecer bajo una única entrada, pero con varias acepciones numeradas para cada uno de sus significados.

[2] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en:BOE núm. 294, de 08/12/2001.Entrada en vigor:31/07/2002.

[3] Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Publicado en: BOE núm. 114, de 13/05/2015.Entrada en vigor:02/06/2015.

[4] REGLAMENTO (UE) No 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007.

[5] REGLAMENTO (UE) No 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

El Rosco no está protegido como propiedad intelectual

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Informa el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ), de la desestimación por parte del juzgado[1] de las pretensiones de la sociedad[2] que reclamaba se le reconociera la autoría de “El Rosco” del programa de televisión “Pasapalabra”, que actualmente emite Antena 3, y que se declarase que esta prueba televisiva fuera una obra original protegible como formato televisivo por la propiedad intelectual. En la sentencia se razona que no se ha practicado ningún medio de prueba, especialmente dictámenes periciales, para probar la originalidad y la autoría de la prueba o juego televiso conocido en España como “El Rosco”, pues no todo formato televisivo puede ser objeto de protección por la propiedad intelectual, sino sólo aquel que supone una concreta plasmación de una idea original que refleja la creatividad intelectual de su autor.

La sentencia desestima también las acciones subsidiariamente ejercitadas al amparo de la Ley de competencia desleal, al aplicar el principio de la complementariedad relativa, ya que los hechos en que se fundamentan las acciones de competencia desleal no presentan facetas de desvalor diferentes a las examinadas al amparo de la Ley de propiedad intelectual. Se trata de un principio inicialmente acuñado en la jurisdicción para los derechos marcarios pero que también resulta aplicable en la relación entre derechos de autor y competencia desleal. Esta sentencia pone fin a la primera instancia del procedimiento judicial. Finalmente, la sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación. Fuente de la información: CGPJ. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Mercantil 8 de Barcelona.

[2] Holandesa MC&F.

Acreditado que copió literalmente en dos publicaciones

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Anda salpicado este sitio de textos relacionados con el plagio, desde el lejano “Copia y pega”, hasta el reciente “De plagios y sonidos fronterizos”, pasando por ¿Qué cuesta referenciar la fuente? o “El deporte nacional de no citar las fuentes”. Por eso no te extrañará que lea noticias como la que recientemente informaba el Consejo General del Poder Judicial de mi país (CGPJ) y que referencié el sitio iurepost, la confirmación de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), de una condena a un profesor universitario a pagar una indemnización por daño moral a un alumno de doctorado al considerar acreditado que copió literalmente en dos publicaciones suyas epígrafes del trabajo de investigación, que realizó este último bajo su dirección[1]. Según el CGPJ, los hechos probados recogen que el alumno realizó[2] un trabajo de investigación[3], bajo la dirección de un profesor universitario[4]. Tiempo después[5], parte de ese trabajo[6] apareció reproducido de forma prácticamente literal en dos publicaciones del profesor finalmente condenado[7]. 

Antes de realizar su trabajo, según los hechos probados, el alumno dio una conferencia[8] en un curso organizado por el profesor[9]. En su sentencia, el TS rechaza el alegato del profesor que defendía en su recurso que la parte reproducida por éste carecía de originalidad porque las ideas expuestas no eran una creación intelectual del alumno, sino que se las había dado el profesor al alumno antes[10], y porque no suponían una novedad en el campo de la ciencia jurídica, ni desde el punto de vista de su contenido ni desde el de la expresión de las ideas. El TS explica que, siendo cierto que cualquier texto escrito no goza por sí solo de originalidad ya que se exige un mínimo de creatividad intelectual, “esa exigencia de creatividad no justifica que, en un ámbito como el del presente recurso[11], se asocie con el juicio que sobre la originalidad de las ideas expuestas pudieran hacer los conocedores de la materia, sino con la forma en que son expuestas”[12]. 

Para el TS “No cabe escudarse en que las ideas transmitidas constituían un conocimiento común para negar originalidad a la obra parcialmente reproducida. El plagio se verifica con la reproducción literal del texto”[13]. La Sala señala que, aunque es lógico que quien dirige un trabajo universitario de investigación en un programa de doctorado haya podido contribuir de alguna forma al trabajo elaborado por el alumno[14], “esta labor de dirección no justifica por sí una presunción de que la autoría total o parcial del trabajo corresponde al director del trabajo de investigación, a menos que esas partes del trabajo ya estén publicadas antes por el director”[15]. Finalmente, el CGPJ recuerda que las creaciones científicas “no son objeto de propiedad intelectual por razón de su contenido[16] ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión”. Fuente de la información: CGPJ y TS. Fuente de la imagen: mvc archivo propio. 

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[1] El TS desestima el recurso de casación planteado por el profesor y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que declaró que el profesor había vulnerado el derecho de autor del alumno, por lo que, además de condenarle al pago de dicha indemnización, ordenó la publicación de la sentencia o al menos del contenido íntegro del fallo en la Revista Jurídica de Castilla y León, a costa del demandado. La sentencia recurrida corrigió a un juzgado de lo Mercantil de Burgos que rechazó la demanda y absolvió al profesor. 

[2] En 2009 dentro de un programa de doctorado. 

[3] Titulado “Las Leyes de Burgos, precedente del derecho internacional y del reconocimiento de los derechos humanos”. 

[4] Se publicó en el repositorio institucional de la biblioteca de la Universidad de Burgos. 

[5] Tres años más tarde. 

[6] - Los epígrafes 2 y 3. 

[7] En concreto en el capítulo VI del libro “Las Leyes de Burgos de 1512 y centenario”, que redactó el profesor, y en el artículo “Las Leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista. 

[8] Sobre las Leyes de Burgos. 

[9] Que así se lo pidió el profesor al alumno, tras la ausencia del ponente que tenía que impartirla. 

[10] Para dar una conferencia en 2009. 

[11] Estudios de Historia del Derecho. 

[12] “De tal modo que, al margen de que lo revelado en esos epígrafes 2 y 3 del trabajo del Sr. x pudiera ser ya conocido en esa especialidad de la Historia del Derecho, lo verdaderamente relevante es que, sin perjuicio de las pertinentes citas de las fuentes de las que se tomó este conocimiento, la forma en que se expuso difería de lo ya existente y no constituía un lugar común” 

[13] Además, según la sentencia, el hecho de que las ideas transcritas en los epígrafes 2 y 3 del trabajo del Sr. x provinieran de una previa conferencia impartida por este señor, a instancia del Sr. x, no prueba que hubieran sido transmitidas por este. 

[14] Por las ideas, orientaciones y sugerencias que le haya hecho en la dirección del trabajo. 

[15] Añade que el trabajo de investigación, que fue publicado en el repositorio de la biblioteca de la Universidad de Burgos, “tendría la consideración de obra literaria científica”, dentro del área de conocimiento de la Historia del Derecho y, por tanto, “es susceptible de generar derechos de propiedad intelectual” en la medida en que se encuadra en el artículo 10.1.a de la ley de Propiedad Intelectual. Dicho artículo dispone que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

[16] Ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos…

Doctrina para la apreciación del tipo penal de la PI

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Los artículos 273, 274, 275, 276 y 277 del Código Penal español regulan en mi país los delitos relativos a la propiedad industrial. La jurisprudencia en la materia es profusa e interesante. Por ejemplo, en relación a la falsificación y venta fraudulenta, en el sitio iurepost, texto “Venta de marcas falsificadas”[1], me hacía eco de la calificación jurídica recogida en la SJP 37/2017, acerca de la venta de marcas falsificadas, al haber vendido prendas y complementos falsificados de diferentes marcas, aplicando el órgano judicial el artículo 274.2 del Código Penal, según su redacción dada por la LO 6/2010 de 22 de junio[2]. De conformidad con ese precepto: " Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados"[3].

Apunta el órgano judicial que, de acuerdo con la consolidada doctrina para la apreciación del tipo penal de la Propiedad Intelectual (PI), se requieren los siguientes elementos: 1) La existencia de una serie de productos, servicios, actividades o establecimientos que el derecho de propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arroguen su titularidad; 2) Que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados o de cualquier otro modo utilizados, conculcando con ello los derechos de propiedad industrial; 3) Que tales conductas se realicen con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular del derecho registrado conforme a la legislación de Marcas, lo que constituye el elemento normativo del tipo; 4) Que el sujeto activo, sea quien lo fabrique, lo realice o quien lo posea para su comercialización o lo ponga en el comercio, lo haga a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia del consentimiento del titular registral, elemento subjetivo del tipo, que solo puede ser intencional o doloso; 5) En cuanto a la antijuridicidad, que la titularidad se encuentre protegida por la previa inscripción registral; y 6) Respecto de la culpabilidad, no solo es preciso el dolo genérico sobre la acción realizada sino el específico de tener intención o ánimo defraudatorio, al exigir el tipo penal el ánimo de perpetrar un perjuicio. Para el sector mayoritario de la doctrina, el bien jurídico protegido es el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscrito en la Oficina española de Patentes y Marcas, de manera que lo penalmente relevante, es el ataque a la exclusividad de que goza el titular o cesionario de los derechos.

La magistrada nos recuerda la SAP de Madrid, Sección 23ª[4], que indica: "Para determinar si la conducta tiene su encaje en este tipo penal, se hacen dos comparaciones: 1º/ Entre las características externas de las marcas o signos distintivos, para dilucidar si puede confundirse el registrado con el utilizado por la persona a la que se imputa el delito; y 2º/ Analizar si los concretos productos o servicios comercializados por el acusado/a están incluidos entre los relacionados en la certificación expedida por la Oficina de Marcas y Patentes como protegidos por el signo distintivo, añadiendo que en cuanto a alegato de la apelante relativo a que la conducta es atípica porque "no se puede deducir de forma automática que el titular de la marca sufra necesariamente un perjuicio", de acuerdo con consolidada jurisprudencia, los derechos del titular de la marca se ven indudablemente mermados ante la venta masiva de productos que reproducen en términos de aparente identidad los verdaderos, y en buena medida ello devalúa el interés social por adquirir los auténticos, y aunque ciertamente quien pueda permitírselo, no dejará de comprar un producto auténtico, siendo común encontrar productos de imitación, ello contribuye a reducir y hasta eliminar ese toque de exclusividad que se paga y se consigue con la adquisición del producto original, lo cual puede traducirse en que ya no se compre ese producto[5].

Considera irrelevante el órgano judicial que el consumidor conozca que el producto que adquiere sea falso, algo generalmente asumible tanto por el lugar en donde se produce la adquisición, como por el precio razonablemente más bajo que el que corresponde, por notoriedad, al producto de que se trate. Lo que en realidad protege el tipo penal es la exclusividad del titular de la marca para distribuir su producto, y "desde el mismo momento que se distribuyan productos que la imiten, se estaría atentando contra dicha exclusividad...."[6] Se habla de signos confundibles, no de confusión entre productos[7] "No se trata de que la confundibilidad lo sea entre productos, sino entre la marca registrada y el distintivo imitado"[8]. La consecuencia lógica es que resulte irrelevante a efectos de la calificación de la conducta que el género se comercialice a un precio reducido[9]. Por lo anterior, para el órgano judicial “no es relevante que la falsificación del producto sea más o menos burda, siendo el elemento determinante que se haya hecho uso de una marca protegida registralmente sin autorización del titular del derecho de propiedad industrial o de su cesionario". Fuente de la información: CGPJ y SJP 37/2017. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco Carretero, Manuel. Venta de marcas falsificadas. Sitio iurepost. 2017. Visitado el 04/01/2022.

[2] por ser más beneficiosa, puesto que contempla una penalidad inferior a la redacción actual del precepto, dada por la LO 1/2015, de 30 de marzo.

[3] En relación a este tipo penal, la STS 1479/2000, de 22 de septiembre, señala que el Código Penal de 1995, en su artículo 274, tipifica de modo expreso, y sin remisión a Ley alguna, a diferencia del art. 534 del Código Penal de 1973, la comercialización de productos con una marca registrada con infracción de los derechos de exclusividad que corresponden al titular de la misma. No se requiere, en esta modalidad delictiva, que el sujeto reproduzca, imite o modifique una marca, este ilícito penal únicamente exige que se pongan los productos a imitación de los auténticos en el comercio, como aquí ha sucedido, y como se puede anticipar desde este momento. No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.

[4] En sentencia de fecha 31 de enero de 2017.

[5] En ese sentido: SAP de las Islas Baleares de 10 de abril de 2006 : "...Si el acusado además de defraudar los intereses de los fabricantes y titulares de las marcas, pretendió el engaño del comprador, aprovechando la confusión sobre la autenticidad de la mercadería, lo que cometería, aparte de la conducta enjuiciada, sería un delito de estafa...Teniendo en cuenta cual es el bien jurídico protegido, para que sea de aplicación el tipo del artículo 274.2 del Código Penal , basta con que, a sabiendas, se posea para la comercialización o se ponga en el comercio productos o servicios con signos distintivos que suponen una infracción de los derechos de explotación exclusiva del titular de los mismos, y partiendo de que el signo sea al menos "confundible"..." SAP Madrid (Sección 15) de 20 de junio de 2006; SAP de Las Palmas, Sección 1ª, de 05/03/2008: "Aunque en el pasado se había conceptualizado el delito del art. 274 como un tipo pluriofensivo, la más reciente doctrina científica se inclina por entender que el único interés que tutela la norma penal es el derecho de exclusiva que sobre el producto ostenta el titular de la marca, al margen del interés del consumidor.

[6] SAP de Sevilla de fecha 14 de octubre de 2009 ; SAP Islas Baleares, Sección 2ª, de 22/03/2012 ,; SAP Madrid, Sección 3ª, de 23/07/2012 o la más reciente SAP de Las Palmas, Sección 1ª, de 24Oct. 2014. Del mismo modo, otra reciente sentencia de la AP de Barcelona, sección 7ª, del 26 de octubre de 2016, expone que: "Al respecto se ha de reiterar lo que ya se explica en la sentencia apelada, esto es, que el bien jurídico protegido por el delito contra la propiedad industrial no es el mercado en general o los derechos e intereses de los consumidores, sino el derecho al uso exclusivo por parte del titular del derecho industrial registrado.

[7] SAP Barcelona Sec. 2ª de 8 de marzo de 2005 y SAP Sec. 2ª de Barcelona de 4 de julio de 2006, etc.

[8] SAP Barcelona Sec. 2ª de ocho de marzo de 2005 y de cuatro de julio de 2006.

[9] Para la magistrada lo trascendente es que copie e imite con fidelidad el modelo registrado. Lo relevante es el uso o imitación del signo registrado, no la denominada "confundibilidad" del objeto. Y que la confusión en la que incurran o no los adquirentes de los productos falsificados no es un elemento que configure el tipo penal que regula el art. 274 del Código Penal, el cual castiga al que sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado, "reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos". Y que término "confundible" viene referido al signo, no al producto y tiene por finalidad la protección de los derechos de los titulares registrales de dichos signos o marcas, no el derecho de los consumidores. En el mismo sentido cabe citar las sentencias de la Sección 6ª, de 21 de enero de 2011; Sección 8ª, de 27 de septiembre de 2012; o Sección 2ª de seis de noviembre de 2012 y 24 de marzo de 2015.

Cuestión prejudicial sobre propiedad intelectual

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En el marco de un máster jurídico, la Dra. Rocío Caro Gándara, Derecho Internacional Privado, nos propuso localizar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, o TJCE, que hubiera resuelto una cuestión prejudicial sobre el Reglamento (CE) 44/2001 o el Reglamento (UE) 1215/2012, o sobre el Reglamento (CE) 593/2008. Seleccioné la Sentencia del TJUE, de 14 de julio de 2016. Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 22, punto 4 — Competencia judicial respecto de los litigios en materia de propiedad intelectual — Artículo 71 — Convenios celebrados entre Estados miembros sobre materias específicas — Convención del Benelux sobre propiedad intelectual — Competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux - CBPI — Artículo 350 TFUE. El asunto trata de un litigio entre el demandante Brite Strike Technologies Inc. (Estados Unidos de América) contra Brite Strike Technologies SA (Luxemburgo), respecto a la anulación de una marca de la que era titular la demandante, petición de decisión prejudicial que tenía por objeto la interpretación de los artículos 22, punto 4, y 71 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Según los apartados 32 a 38 de la Sentencia, Brite Strike Technologies SA registró el signo denominativo «Brite Strike» como marca Benelux en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, establecida en La Haya (Países Bajos). Posteriormente, Brite Strike Technologies Inc. interpuso una demanda contra Brite Strike Technologies SA ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos) para obtener la anulación de dicha marca, sobre la base de los artículos 2.4 y 2.28 de la CBPI, alegando que al registrar la marca controvertida, Brite Strike Technologies SA había actuado de mala fe y afirmando que, sabiendo que Brite Strike Technologies Inc. utilizaba el signo denominativo «Brite Strike» en los Estados del Benelux, Brite Strike Technologies SA registró dicho signo como marca Benelux con el mero objeto de obtener un derecho exclusivo de uso de dicho signo e impedir así a Brite Strike Technologies Inc. continuar usándolo en el Benelux. Brite Strike Technologies SA formuló una excepción de incompetencia. A su juicio, el recurso tendría que haberse interpuesto en Luxemburgo y no en La Haya.

El Tribunal de Primera Instancia decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes (se transcriben a continuación): “¿Debe considerarse que la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (CBPI) constituye un convenio posterior, de suerte que el artículo 4.6 de la CBPI no puede tener la consideración de regla especial en el sentido del artículo 71 del Reglamento [n.º 44/2001]? En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión: ¿Se desprende del artículo 22, punto 4, del Reglamento [n.º 44/2001] que tanto los tribunales belgas como los neerlandeses y los luxemburgueses tienen competencia internacional para conocer del litigio? En caso de respuesta negativa [a la segunda cuestión], ¿Cómo debe determinarse en un caso como el de autos si tienen competencia internacional los tribunales belgas, o bien los neerlandeses o los luxemburgueses? ¿Puede aplicarse el artículo 4.6 de la CBPI para esta (ulterior) determinación de la competencia internacional?”. El Tribunal de Justicia declaró que “el artículo 71 del Reglamento, no se opone a que la regla de competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux, enunciada en el artículo 4.6 de la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de febrero de 2005, firmada en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, se aplique a esos litigios”. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.